以非使用为目的注册商标并进行恶意诉讼是否受到保护?

uniqlo 在商标申请人申请注册大量商标,而不以使用为目的,具有明显的恶意的情况下,其商标维权活动会因此受到相应的限制,其所提出的赔偿请求可能会不被法院支持。

案情简介:

上诉人(一审原告):广州市指南针会展服务有限公司(简称“指南针公司”)

上诉人(一审原告):广州中唯企业管理咨询服务有限公司(简称“中唯公司”)

被上诉人(一审被告):优衣库商贸有限公司(简称“优衣库公司”)

被上诉人(一审被告):优衣库商贸有限公司上海光启城店(简称“光启城店”)

一审法院:上海市第一中级人民法院 案号:(2014)沪一中民五(知)初字第113号

二审法院:上海市高级人民法院 案号:(2015)沪高民三(知)终字第96号

两原告系注册在第25类服装类别上争议商标的共有人,主要从事展览活动策划等业务。两公司持有注册商标共2600多个,且曾将其所有的多个注册商标有偿转让给他人。两被告主要从事服装经营活动,因两被告所售服装的标牌和吊牌上标有与争议商标相近似的“ ”标识,两原告起诉两被告侵犯商标专用权,请求法院判令两倍停止侵权并赔偿损失。

一审法院认为,两被告对于涉案标识的使用在客观上已经具有了商标的区分功能,且涉案标识与争议商标在视觉效果上基本无差别,因此两被告的使用行为侵害了原告的注册商标专用权。但是,因原告注册争议商标并非为了使用,而是以转让注册商标为经营模式,故两原告并无商标使用价值的损失。据此法院判决两被告停止侵权,但是并未支持原告要求赔偿经济损失的请求。

二审法院认为,两被告的行为构成侵权。就两被告应承担的民事责任,首先,两原告无法证明在被控侵权行为发生前其已经实际使用争议商标的事实;其次,鉴于原告未实际使用争议商标,两被告的行为未产生侵占其商品市场份额的损害后果,因此不存在实际经济损失。二审法院判决驳回上诉,维持原判。

律师评析:

商标的意义在于通过商标的使用,使消费者可以区分商品或服务的来源。中国《商标法》所保护和鼓励的是商标使用、以及通过对商标的使用提高品牌市场价值的行为。而以高价转让商标盈利为目的的注册商标行为,则不符合中国《商标法》的保护原则。

对于这类大量注册商标并以转让商标盈利为目的的商标权利人,其所提起的商标维权的诉讼,虽然在司法实践中有过不少法院判决支持的案例,但是现在的司法审判趋势更倾向于保护商标的使用价值,因此越来越多的司法观点认为,对于此类具有恶意的商标持有者,不应鼓励其通过诉讼的方式获利。

实践中,可以通过多个方面的证据对上述“恶意”加以认定。本案中,原告两公司分别持有注册商标2600多个,大多与其本身的经营行业无关。且被告有证据证明原告曾将其所有的多个注册商标有偿转让给他人,可见原告注册商标是以转让盈利为目的。在诉讼中,诸如此类大量囤积商标、公开出售商标、抢注他人已经使用的有知名度的商标以及就同一商标进行批量诉讼等行为均可作为行为人“恶意”的证明。

鉴于此类商标持有人通常以高额转让商标为目的,不具有真正在商品或服务上使用商标的意图,也不会从事相应的使用行为。因此,他人使用其注册商标时,虽然构成侵权,但却不会给商标持有人带来商标使用价值的损失,据此法院可以不支持商标持有人关于赔偿损失的请求。

针对这类欲利用注册商标获取不正当利益的公司,除在司法诉讼之中,通过法律武器打压之外,还可以在前期商标注册的过程中通过合理方式维权。本站曾就商标被抢注的应对措施进行过介绍(创业公司应如何应对商标被抢注),公司也可以从这些角度出发,积极主动地采取措施维护自身合法权益。

 本文作者:岳梦岩,上海大邦律师事务所律师;游云庭,上海大邦律师事务合伙人,知识产权律师。电话:8621-52134900,Email: yytbest@gmail.com,本文仅代表作者观点。




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