商标“被动使用”被最高院认可为“使用行为”

商标是借以区分商标权人提供的产品或服务的标识。那么,社会公众自创性的对某一品牌的称呼及使用行为,是否构成商标法意义上的商标使用行为?且看本文介绍的案例:

案情简介:

再审申请人(一审第三人、二审上诉人):桂埔芳。

被申请人(一审原告、二审被上诉人):广东茶叶进出口有限公司

一审被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会

终审法院:北京市高级人民法院,案号:(2013)高行终字第298号

桂埔芳于2005年向商标局在30类“茶叶”等商品上申请了“广云贡饼”。 桂埔芳曾工作过的广东茶叶进出口有限公司认为,该商标是系长期使用并已经获得一定知名度的商标,于是在该商标初审公告期间提出异议,后经异议复审、行政诉讼一审、二审,广东茶叶公司获得胜诉。桂埔芳不服,提出再审申请,主要理由为:广东茶叶公司在其生产的商品上只使用过“金帆牌”和“中茶牌”两个商标,没有证据证明广东茶叶公司在被异议商标申请日之前对“广云贡饼”进行了商标法意义上的使用,“广云贡饼”是行业内他人对其产品的称呼,“商标被动使用”是不成熟的学术概念,不能作为本案裁判的依据。

最高人民法院经审理认为:

1. 任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册

2. 某一标志能否成为商标,不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”,关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。本案中的生产者已经与被异议商标建立了特定联系。

综上,最高人民法院裁定驳回再审申请,维持了原审判决。

律师评析:

1、我国以往的司法实践中,一般并不认可“商标被动使用”

“商标被动使用”是指某一商标并非商标权人主动使用,而是被消费者及媒体称呼的标识。我国《商标法》目前对于商标的使用指的是将商标用于“商业活动中”,但并未就“被动使用”这一问题做出说明。从以往的司法实践来看,亦不乏有不少法院的判决,对商标被动使用行为持否定态度,如“伟哥”案、“索爱”案,法院在审理中都认为,“伟哥”、 “索爱”都是消费者对产品的简称,没有证据证明商标权人主动将其作为自己的品牌使用过,故不认为“伟哥”、“索爱”是他们的商标。

2、本案最高院的判决,一定程度上认可了“商标被动使用”

本案中,法院认为突破了以往的认知,认为:某一标志能否成为商标,不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”,关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。并且,由于商标权益为私权,基于私法自治、私权处分的原则,商标权人当然也享有放弃该权益的自由。

笔者认为,本案法院的观点无疑更加科学。因为无论是被动使用还是主动使用,消费者将某一标识与某一商家建立起联系已经是客观事实,如此时仅因为该标识是被动商标,就允许他人注册,无疑在客观上会给原商家带来损失。况且是,本案中能够证明抢注者的主观恶意,则更应该予以制止。

本文作者:骆彦劼,上海大邦律师事务所律师;游云庭,上海大邦律师事务合伙人,知识产权律师。电话:8621-52134900,Email: yytbest@gmail.com,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问:www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。




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