“智慧背囊”应该怎么用才不侵权?

送给青少年的智慧背囊案情简介:

上诉人(原审被告):青岛出版社有限公司(下称“青岛出版社”)

被上诉人(原审原告):山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(下称“世纪天鸿公司”)

原审被告:北京读买天下信息技术有限公司(“读买天下公司”)

一审法院:北京市丰台区人民法院  案号:(2014)丰民初字第03829号

二审法院:北京市第二中级人民法院 案号:(2014)二中民(知)终字第10356号

2008年11月14日,世纪天鸿公司依法取得了注册号为第4697993号的“智慧背囊”注册商标专用权,核准使用商品为第16类,核定使用商品包括书籍和印刷出版物等。2013年5月起,世纪天鸿公司发现大量的由青岛出版社出版的《送给青少年的智慧背囊》一书,在该书的封面、扉页、书脊上显著使用与世纪天鸿公司第4697993号注册商标完全相同的文字,普通消费者难以辨别,导致普通消费者认为其出版的图书与世纪天鸿公司之间存在一定得联系,误认为该书籍来自于同一市场主体,从而对图书的来源产生混淆。

天鸿公司认为:青岛出版社未经许可,在其出版的图书上显著使用“智慧背囊”作为书名,造成消费者混淆,已经严重损害了世纪天鸿公司的利益。而读买天下公司销售侵害商标权商品,其行为亦构成侵权。因此,世纪天鸿公司将青岛出版社和读买天下公司告上法庭。

法院经审理认为:

  1. 被上诉人世纪天鸿公司对核定在第16类书籍、印刷出版物等的“智慧背囊”商标享有的注册商标专用权受我国商标法保护。
  2. 被控侵权图书的书名是《送给青少年的智慧背囊》,但是上诉人青岛出版社在使用该书名时,却将“智慧背囊”四个字在被控侵权图书的封面等位置上进行了突出使用,尤其在封面独自成行,虽然青岛出版社称该出版社在图书类商品上也注册了商标,但是并未在该书上使用,结合“智慧背囊”四个字在被控侵权图书封面等位置上的使用样态,可以认定 “智慧背囊”起到了标示商品来源的作用。
  3. 根据商标法第五十二条规定,“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标的,属于侵犯注册商标专用权的行为。”而被控侵权图书与涉案注册商标核定使用的商品属于相同商品。上诉人青岛出版社在被控侵权图书上突出使用的“智慧背囊”四个字在音、形、义上与被上诉人世纪天鸿公司的涉案注册商标标识相同,二者在视觉上基本无差别,足以造成相关公众的混淆,构成对世纪天鸿公司注册商标专用权的侵犯。

因此,法院判决认为青岛出版社在相同商品上使用与世纪天鸿公司享有注册商标专用权的“智慧背囊”商标文字近似的标志作为商品名称,误导公众,构成商标侵权。读买天下公司销售侵犯世纪天鸿公司注册商标专用权的图书,亦构成侵权,但其能够证明涉案图书系其合法取得并说明提供者,不应承担赔偿责任。

律师评论

从判决书看,法院认定青岛出版社方在图书上使用“智慧背囊”这个词构成了侵权,但就使用方式而言,青岛出版社对“智慧背囊”一词的使用还是打在了知识产权边界的痛点上了,差一点就可以不构成侵权。

和物权不同,知识产权是人为造出来的权利,因此,在知识产权权利人和社会公共利益之间,必须要划出一条界线,知识产权必然有一部分的内容不属于权利人而属于全社会共有,在“智慧背囊”这个商标上,知识产权的公共性就体现在如果以该词本身的含义进行使用,比如,青岛出版社把书名定为《送给青少年的智慧背囊》,是可以在不越过知识产权权利边界的情况下,使用这个被注册成商标的词的。

这种使用方式通常被认为是对商标名称的文字含义进行的使用,属于合理使用,不构成商标性使用。但是,本案中的被告方还是被判了商标侵权,这又是为什么?

关键在于判决书认定,青岛出版社在使用智慧背囊时,进行了突出使用,“青岛出版社在封面上使用的“智慧背囊”四个字比“送给青少年的”字体大,突出使用的法律后果就是把原来使用商标文字含义的合理使用转换成了品牌使用,侵犯了他人的注册商标专用权。

市场经济下,竞争激烈,各个竞争者八仙过海各显神通,如本案的原告辛勤耕耘,创造了“智慧背囊”品牌,建立竞争优势,并注册商标予以保护,如本案被告青岛出版社,本来也可以巧妙的以合法的方式搭一下品牌的顺风车,既从原告的品牌中获利,又不违法。但法律的规定是精密而细致的,只要越过半步,就会从合法变成侵权。

最后,如果青岛出版社在命名之初,找专业的知识产权律师要一个“智慧背囊”,规范而合理的出版《送给青少年的智慧背囊》,可能他们就不会因为在使用的尺度上没有把握好而被法院认定构成侵权了。

  本文作者:游云庭,上海大邦律师事务合伙人,知识产权律师。电话:8621-52134900,Email: yytbest@gmail.com,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问:www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。




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